Hashtag som varumärke: när kan man registrera och göra gällande det?

En hashtag kan registreras som ett varumärke, och många har blivit det. Själva hashsymbolen tillför ingenting: registreringen bedöms utifrån ordet eller frasen som följer den, precis som om hashsymbolen inte fanns där.

I Benelux går ansökningar via Beneluxkontoret för immaterialrätt (BOIP); för skydd i hela Europeiska unionen går de via EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Båda kontoren granskar ett hashtag-märke på samma sätt som de granskar vilket annat kännetecken som helst, och en registrering varar i tio år och kan förnyas med ytterligare tioårsperioder.

När är en hashtag registreringsbar?

Kännetecknet måste kunna särskilja dina varor eller tjänster från en konkurrents. Enligt artikel 7(1)(b) och (c) i EU:s varumärkesförordning (2017/1001) och motsvarande regler i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (BCIP) förbjuds ett kännetecken utan särskiljningsförmåga eller som endast består av en beskrivning. En hashtag som är byggd på en beskrivande term förbjuds för de varor den beskriver, precis som det vanliga ordet skulle vara: att namnge produkten, dess kvalitet eller dess syfte blir inte särskiljande genom att lägga till ett hashtag framför den.

Ett påhittat ord, ett varumärke eller en slogan som allmänheten läser som ett ursprungsmärke kan registreras. I praktiken skyddar de flesta framgångsrika hashtagregistreringar ett varumärke som sökanden redan ägde, vilket har registrerats igen i hashtagform för att täcka användning i kampanjer i sociala medier.

Räknas användning av en hashtag som varumärkesanvändning?

Registrering är en fråga; intrång är en annan. Enligt artikel 9 i EU:s varumärkesförordning kan ett registrerat varumärke göras gällande mot en tredje part som använder ett identiskt eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor om den användningen kan orsaka förväxling. Med hashtaggar är den viktigaste punkten att den användning som klagas på måste vara användning som ett varumärke: användning som allmänheten uppfattar som identifierande kommersiellt ursprung, inte bara en etikett.

Konsumenter använder oftast hashtaggar för att kategorisera ett inlägg, delta i en konversation eller beskriva vad ett fotografi visar. Det är inte en användning som ett ursprungsmärke, och en rättighetsinnehavare som försöker stoppa det misslyckas vanligtvis och drar till sig oönskad uppmärksamhet i processen. När en konkurrent använder din hashtag i sin egen reklam för att marknadsföra sina egna varor är situationen annorlunda och tillämpningen blir realistisk.

Vad bör varumärkesägare se upp med?

Tre punkter dyker upp upprepade gånger i praktiken. För det första är en hashtagkampanj som bygger på en term du inte har registrerat en term du inte kan kontrollera; kontrollera tillgängligheten innan lansering, inte efter. För det andra riskerar en hashtag som är, eller blir, den vanliga beskrivningen av en produktkategori att bli oregistrerbar och, om den redan är registrerad, att ifrågasättas. För det tredje måste ett registrerat varumärke användas verkligt för de varor och tjänster det omfattar inom fem år efter registreringen (artikel 18 i EU:s varumärkesförordning), och användning enbart som en kampanjhashtag får inte utgöra verkligt bruk för dessa varor.

För influencer- och affiliatekampanjer finns det ytterligare ett lager: en varumärkeshashtag som används i betalt innehåll utlöser reglerna för identifiering av reklam. I Nederländerna följer dessa av reklamlagen för sociala medier och influencermarknadsföring och, för större influencers, reglerna från den nederländska mediemyndigheten (Commissariaat voor de Media), som tillämpas separat från varumärkeslagstiftningen.

Vad bör man kontrollera som varumärkesägare?

Ansök innan kampanjen börjar: ett varumärke som ansökt efter att en term redan används i stor utsträckning av andra är betydligt svårare att försvara.

• Sök i BOIP- och EUIPO-registren efter identiska och liknande varumärken i de relevanta klasserna.
• Kontrollera hur termen redan används på de plattformar du planerar att använda.
• Se till att termen inte är en beskrivning av de varor eller tjänster du säljer.
• Välj de klasser som matchar de varor och tjänster du faktiskt erbjuder och behåll bevis på användning.
• Kom överens i era influencerkontrakt om hur hashtaggen får användas och hur reklam ska märkas.

Vad bör man kontrollera som användare av någon annans hashtag?

Risken ligger i kommersiell användning: att använda en registrerad hashtag för att marknadsföra dina egna varor eller tjänster.

• Är hashtaggen registrerad för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar din?
• Använder du det i din egen reklam, eller bara för att beskriva eller delta i en konversation?
• Kan allmänheten tro att ditt inlägg kommer från, eller är kopplat till, varumärkesinnehavaren?
• Om du fick ett brev om upphörande, är registreringen fortfarande giltig och används den verkligen?

Vad kan vi göra för dig med hashtaggar och varumärken?

Genom våra IT-jurister ger vi råd om varumärken i online- och sociala mediekampanjer.

• Vi gör en tillgänglighetssökning i Benelux- och EU-registren innan du lanserar.
• Vi lämnar in varumärkesansökan till BOIP eller EUIPO i rätt klasser.
• Vi granskar influencer- och affiliate-avtal för hashtag-användning och annonseringsregler.
• Vi skickar eller besvarar ett upphörandebrev om användningen av en hashtag.
• Vi bedömer om en registrering kan bestridas på grund av bristande särskiljningsförmåga eller bristande användning.

Sammanfattning

• En hashtag undersöks för registrerbarhet baserat på ordet eller frasen bakom den; hashsymbolen ger ingen särskiljningsförmåga.
• Registrera dig via BOIP för Benelux eller EUIPO för hela EU.
• Vanlig, vardaglig hashtag-användning av konsumenter är inte varumärkesanvändning, så det är svårt att stoppa.
• Att använda en konkurrents hashtag i din egen reklam är en annan sak och kan utgöra intrång.
• Kontrollera tillgänglighet och arkivera innan du startar en hashtagkampanj, inte efteråt.

Vanliga frågor och svar